去年发生的两起涉外商标权纠纷颇为引人关注。一起为新东方侵犯商标权案，另一起为中国社会科学出版社提起的我国第一例确认不侵犯被告商标权案。这两起案件的相同之处在于都涉及到他人的注册商标在出版图书上使用的合理界定问题。那么，在图书出版中究竟如何使用他人的注册商标才算合法?本文将从图书的性质、商标法的合理使用规定等来分析，希望能为我国出版业在今后的版权贸易中借鉴。
一、涉外出版图书可能触及他人注册商标的诱因
长期以来，由于受我国法律体系的限制，我们习惯性地只强调版权贸易中版权的重要性，而忽视了单个具体的图书商品上可能涉及的商标使用问题。从市场经济的运作规律来讲，一个出版社就是一个经营主体，它会不断出版许多系列的图书作为其产品来参与市场的竞争，一个出版社的不同系列图书象其他商品一样，也可以采取商标组合策略。出版社可以有自己的“总”商标，通常为出版社的名称加上一定的图形。但是如果某种图书的生命周期很长(比如一些经久不衰的畅销书)并且具有很强的市场吸引力，那么在其上单独加上具有鲜明特色的注册商标就很有价值，这样就可以长久保持该种图书的市场识别标志；而且由于图书受版权法的期限限制(有些国家为50年，欧盟和美国现在都为70年)，如果版权已过期，权利人同样可以利用商标加以一定程度的后续开发。当然由于商标法上对商标专用权的使用限制和版权法不保护过期作品的限制，这种后续开发将具有一些法律上的不确定性，但不失为一种策略，通过如此之构建，出版社可以在自己的“名牌”图书上赚取更多的利润。由此可见，正是因为图书可以同时受到版权法和商标法的双重保护，才导致出版图书可能构成侵犯他人注册商标的法律诱因，即在不存在版权问题的情况下也可能构成独立的商标侵权。
二、在图书上使用他人注册商标的界限
由于图书这种商品的特殊性，其外包装(封面、封底、书脊)通常带有对图书内容或者主题的一定描述，所以较其他商品而言，判断正当使用和侵权的界限并不是非常明确，而且很难找到普遍适用的标准，因此完全需要根据个案事实来认定。在此仅以上面提到的新东方案件为例说明。首先来看一下新东方在其出版的TOEFL系列图书上对被告注册的文字商标——"TOEFL'’的使用情况。这些书可以分为两类：一类属于侵犯ETS的商标权，如《新东方TOEFL全真试题20套》；另一类则在正当使用的范围内，无需先征得ETS的许可，如《TOEFL高分作文》、《TOEFL听力词汇2000》。下面分别讨论。
在情况一中(即《新东方TOEFL全真试题20套》)，“新东方”与ETS的商标“TOEFL”连在一起使用，并且以醒目的红色字体呈现，与后面的书名“全真试题20套”(黑色字体)形成鲜明的对比，意在告诉读者这些全真试题来自新东方。而事实上是ETS开发出这些试题的，ETS是这些“试题商品”的“TOEFL”商标的所有者。因此，新东方的此种行为对消费者识别商品来源方面造成了混淆，不属于“正当使用”，构成商标侵权。
而情况二则明显不同，《TOEFL高分作文》、《TOEFL听力词汇2000》这些属于新东方针对TOEFL考试的特点自己开发、总结出的作品。如《TOEFL高分作文》是新东方根据TOEFL考试作文的评分标；隹而研究出的作文拿高分的成果，《TOEFL听力词汇2000》也是新东方从历年TOEFL考试中总结出来的出现频率最高的词汇选编(TOEFL考试没有官方指定的词汇大纲)。因此，对TOEFL考试有基本了解的读者一般都会认为是新东方自己推出的图书，不可能是来自ETS。而从作品名称来看，属于对“TOEFL'’商标的描述性使用，旨在告诉人们该图书是TOEFL的辅导性教材，因而，属于《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条中所规定的：”直接表示商品的功能、用途的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。
在实践中，还有很多与此类似的在图书上使用他人的注册商标的情形，但是并没有引起人们太多的重视与思考。一个明显的例子就是计算机学习辅导型图书。如办公室Office操作不会使公众造成混淆，则属于法律规定的“正当使用”。另外值得注意的是驰名商标(如微软Microsoft)受到保护的范围已经扩大到与注册商品不相同或不类似的商品上，此时在出版物上使用这些知名商标就更应该格外谨慎从事，以免背上商标侵权的“官司”
当然，实践中的情况会比想象中的要复杂的多，有些情况往往属于“灰色地带”或“擦边球”。出版者有几种选择：一是查询商标权人的网站，有些商标权人的官方网站上有商标使用指南，如微软，Sun，Adobe，ETS等等。虽然这些指南往往倾向于商标杈人，对他人的正当使用要求很苛刻，但毕竟会给我们一些参考。如果不在指南规定的范围内，或不存在这样的指南，出版者可以积极与商标权人联系，征得他们的许可(最好是书面的)。若达不成一致意见，而出版者非常想在图书上使用商标权人的商标，可以向专业律师咨询，估计侵权的可能性大小。通过上述两种办法都没有达到目的，出版社可以向法院提起确认不侵犯他人商标权的诉讼。鉴于确权诉讼结果的不确定性和公信力，有可能会使双方在谈判博弈的过程中达成和解或使用许可，这样可以最大限度的避免商标侵权诉讼，从而减少诉讼成本。
另外，从发达国家的一些实际操作看，在书中的版权页上加以一定的免责条款(disclaimer)和商标通知(trademarkno-ICC)也是常用的有效做法。比如：Sun公司在其网站上对商标用于出版的图书时就要求出版者在图书中插入这样的词句：“（商标名，如Java）是美国Sun公司或在其他国家的Sun公司的注册商标，(出版者或图书生产、提供者)独立于Sun公司，与它没有特定联系。”Adobe的网站在商标使用指南中也有类似的语句。ETS网站的商标指南中除上面规定外，还要求注明：“(这种出版物或产品)并没有征得ETS的同意。”这些条款虽然具有一定的格式性，但其重要作用之一便是向人们表明出版者和商标权人不存在特定的联系，因而降低了混淆的可能性。
三、我国出版业从此类事件中汲取的教训
跨国公司在中国搞专利“圈地运动”已经引起我们所重视，但是彼得兔案和新东方案清楚地表明在商标领域此种现象也同样存在。随着中国将全面履行入世的承诺，出版业将会在2004年底对外资全部开放。虽然中国并没有承诺开放出版经营权，但是出版物市场的开放必然要影响到出版经营权，谁掌握了市场，谁就掌握了图书市场的经营主动权，这是不争的事实。毋庸置疑，商标在图书流通环节中扮演的角色将越来越重要，借助商标权和版权双力合发，国外的出版商将会在与国内的出版社合作中取得更有力的筹码。对于我国出版社来说，在引进版权过程中切要注意与国外出版社的密切联系，以获取充分有效的信息，将商标侵权的风险系数降到最低。另一方面，虽然中国目前的版权输出能力较弱，但我们应从长远角度出发，对于某些具有较强输出市场价值的出版物，也应该在潜在市场国家申请注册商标，未雨绸缪，以防遭遇抢注。
